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CONTIABOGADOS

Guía práctica

Cómo anular una patente de invención ya concedida

Que el INPI haya concedido una patente no la vuelve inatacable. Si se otorgó sin cumplir los requisitos legales, cualquier interesado con interés legítimo puede pedir judicialmente su nulidad, total o parcial, y ese planteo puede llegar antes o después de que el titular te reclame por infringirla.

La causal: haberse otorgado en contravención a la ley (arts. 59-60)

El art. 59 de la Ley 24.481 fija una causal amplia: la patente o el certificado de modelo de utilidad son nulos, total o parcialmente, cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley. En la práctica, esto suele significar que al momento de la concesión el invento en realidad no cumplía con la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial que exige el art. 4, o que se trataba de algo excluido del concepto de invención o expresamente no patentable. El art. 60 agrega un matiz importante: si la causal solo afecta a una parte de la patente, se declara la nulidad parcial, anulando únicamente la o las reivindicaciones alcanzadas, mientras la patente sigue vigente respecto de las demás —pero no se puede declarar la nulidad parcial de una sola reivindicación considerada aisladamente, y la parte no anulada debe poder constituir, por sí sola, el objeto de una patente o un modelo de utilidad independiente.

Quién puede pedirla y cómo se tramita (arts. 63-66)

El art. 64 habilita a quien tenga interés legítimo a deducir la acción de nulidad, sin restringirla al titular de una patente propia en conflicto. El art. 65 agrega una herramienta procesal valiosa: la nulidad puede oponerse tanto por vía de acción (una demanda autónoma) como por vía de defensa o excepción, es decir, como argumento dentro de un juicio en el que el titular de la patente te reclama por haberla infringido. El art. 63 aclara que ni la nulidad ni la caducidad requieren declaración judicial para que el invento quede sometido al dominio público —ambas operan de pleno derecho—, aunque en la práctica, para que el efecto sea oponible frente a todos y quede reflejado en el registro, conviene obtener la sentencia judicial y, conforme al art. 66, notificarla formalmente al INPI una vez firme.

La distinción con la caducidad

No toda pérdida de una patente es una nulidad. El art. 62 enumera las causales de caducidad, que son de naturaleza distinta: el vencimiento del plazo de vigencia, la renuncia del titular, la falta de pago de las tasas anuales de mantenimiento (con un plazo de gracia de 180 días antes de que opere la caducidad, salvo fuerza mayor), o la falta de explotación durante dos años cuando ya se concedió el uso a un tercero. La diferencia central es temporal: la nulidad ataca un vicio que existía desde el origen de la concesión; la caducidad, un hecho posterior a una concesión que fue válida en su momento.

Nulidad no es lo mismo que Caducidad

la nulidad se basa en un vicio que existía al momento de conceder la patente (por ejemplo, falta de novedad); la caducidad se produce por un hecho posterior a una concesión válida, como el vencimiento del plazo o la falta de pago de tasas.

Nulidad total no es lo mismo que Nulidad parcial

la nulidad parcial solo anula las reivindicaciones afectadas por la causal, y la patente sigue vigente para las demás, siempre que puedan constituir el objeto de una protección independiente.

Acción de nulidad no es lo mismo que Excepción de nulidad

se puede plantear como demanda autónoma antes de cualquier conflicto, o simplemente oponerla como defensa dentro de un juicio de infracción ya iniciado por el titular de la patente.

Cómo actuar si querés anular una patente ya concedida

  1. Reuní la copia completa de la patente cuestionada, con todas sus reivindicaciones vigentes.
  2. Buscá antecedentes técnicos que demuestren que, al momento de la solicitud original, el invento no era nuevo, no tenía actividad inventiva o no era susceptible de aplicación industrial.
  3. Evaluá si la causal afecta toda la patente o solo algunas reivindicaciones, porque de eso depende si conviene pedir la nulidad total o parcial.
  4. Definí la vía procesal: acción autónoma si no hay un juicio en curso, o excepción si ya te demandaron por infracción.
  5. Si obtenés sentencia firme, gestioná su notificación al INPI para que el registro refleje la nulidad.

Documentación para evaluar el caso

Preguntas frecuentes

¿Necesito tener una patente propia para pedir la nulidad de la de un tercero?

No: la ley habilita a cualquier persona con interés legítimo a deducir la acción de nulidad, sin exigir que sea, a su vez, titular de otra patente.

Me demandaron por infringir una patente que considero inválida, ¿tengo que iniciar un juicio aparte para plantear la nulidad?

No necesariamente: la nulidad puede oponerse por vía de excepción, es decir, como defensa dentro del mismo juicio de infracción, sin que sea obligatorio iniciar una acción autónoma separada.

Solo una parte de la patente que quiero atacar tiene el problema de novedad, el resto es válido, ¿pierdo toda la patente si gano el juicio?

No: si la causal afecta solo algunas reivindicaciones, corresponde declarar la nulidad parcial, anulando únicamente esas reivindicaciones y manteniendo vigente el resto de la patente.

¿Hay un plazo para pedir la nulidad de una patente?

La ley no fija un plazo de prescripción específico para la acción de nulidad de patentes como sí lo hace para otras acciones de propiedad industrial, pero conviene actuar cuanto antes: cuanto más tiempo pasa, más se consolida la posición del titular y más compleja resulta la prueba de los hechos originarios.

Fuentes oficiales

Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:

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Conti Abogados — Ciudad de Buenos Aires

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