Caducidad o nulidad de una marca registrada: cómo atacarla o defenderla

Dos ataques distintos, con lógicas distintas

La nulidad cuestiona cómo se obtuvo el registro: porque violó la ley al concederse, porque quien lo solicitó sabía (o debía saber) que la marca era de un tercero, o porque quien la registró se dedica habitualmente a acumular marcas para revenderlas. La caducidad, en cambio, no cuestiona el origen del registro sino su vigencia actual: se pide cuando la marca, válidamente registrada en su momento, dejó de usarse en el país durante los últimos cinco años.

Si querés atacar una marca por nulidad

Identificá primero en cuál de las tres causales encuadra tu caso. Si es por contravención genérica a la ley, podés plantearlo directamente ante el INPI en instancia administrativa. Si se trata de mala fe registral o de un registro habitual para reventa, la vía suele orientarse más hacia lo judicial, porque exige acreditar elementos que no siempre resuelve un trámite administrativo simple. En cualquier caso, verificá que no hayan pasado los diez años de prescripción desde el registro cuestionado.

Si querés atacar una marca por falta de uso

Reuní evidencia de que la marca no se usó en el país en los últimos cinco años para los productos o servicios que te interesan. Tené presente que la ley protege al titular si usó la marca en un producto o servicio afín, aunque esté en otra clase registral: eso puede bastar para que la caducidad no prospere, así que conviene anticipar esa defensa antes de iniciar el reclamo.

Si te están atacando a vos

Si te piden la nulidad, la defensa depende de la causal invocada: probar que el registro cumplió la ley, o que no hubo mala fe, o que tu actividad no encuadra en el "marquismo" que sanciona el inciso c). Si te piden la caducidad, tu defensa central es la prueba de uso real: facturas, publicidad fechada, packaging, contratos de distribución. Y no olvides la obligación, muchas veces pasada por alto, de presentar la declaración jurada de uso entre el quinto y el sexto año de tu registro: no cumplirla no genera la caducidad automática, pero deja tu posición más débil si el uso real después se discute.

Cómo se ordena el análisis

1. Determiná si tu situación es de nulidad (cuestiona el origen del registro) o de caducidad (cuestiona el uso reciente): las pruebas y vías son distintas.
2. Si es nulidad, identificá la causal exacta del art. 24 y verificá los diez años de prescripción desde el registro.
3. Si es caducidad, reuní o pedí prueba de uso de los últimos cinco años, considerando el uso en productos o servicios afines.
4. Si estás defendiendo tu marca, revisá si ya presentaste (o te falta presentar) la declaración jurada de uso del quinto/sexto año.
5. Calculá el plazo de treinta días hábiles si tenés que apelar una resolución del INPI ante la Cámara Civil y Comercial Federal.

Distinciones que cambian el resultado

Documentación para evaluar el caso

• El certificado de registro de la marca en cuestión, con su fecha exacta.
• Para nulidad: evidencia del conocimiento previo de la marca del tercero, o de la actividad habitual de registro para reventa.
• Para caducidad: facturas, publicidad, packaging o cualquier prueba de uso real con fecha, propia o del tercero según quién reclame.
• Constancia de haber presentado (o no) la declaración jurada de uso del quinto/sexto año.

Preguntas frecuentes