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CONTIABOGADOS

Guía práctica

Cómo anular un modelo o diseño industrial registrado que no era nuevo

El sistema de registro de modelos y diseños industriales es rápido precisamente porque no exige un examen previo de fondo: el INPI registra sin verificar si el diseño era realmente nuevo. Esa agilidad tiene una contracara: cualquier interesado puede pedir después, ante la justicia federal, que se cancele un registro que no cumplía ese requisito.

Cuándo un diseño no era nuevo (art. 6)

El art. 6 del Decreto-Ley 6673/63 excluye de la protección a los modelos o diseños que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, antes de la fecha de su registro. La ley matiza esta regla con un plazo de gracia de seis meses: no se reputan conocidos los diseños divulgados dentro de ese plazo previo a la solicitud, cuando la divulgación resultó de actos del propio autor o sus sucesores, de un acto de mala fe o infidencia de un tercero, o de una publicación errónea de la propia Dirección de Modelos y Diseños Industriales. La misma norma excluye, además, a los diseños que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa respecto de diseños anteriores: no alcanza con que el diseño sea técnicamente "nuevo" en un sentido literal, tiene que aportar una fisonomía diferenciada frente a lo ya existente en el mercado.

Cómo se tramita la nulidad (arts. 17 y 18)

El art. 17 exige que la cancelación de un registro —ya sea por haberse hecho por quien no fuera su verdadero autor o por contravenir cualquier disposición del decreto, incluida la falta de novedad— solo pueda disponerse por sentencia firme de los tribunales federales, a instancia de parte interesada, tenga o no registrados modelos o diseños propios con anterioridad. Es una legitimación amplia: no hace falta ser competidor directo ni tener un registro propio en conflicto para plantear la nulidad. El art. 18 fija un plazo de cinco años desde la fecha del depósito en el Registro de Modelos y Diseños Industriales para deducir esta acción, el mismo plazo que rige para la acción reivindicatoria prevista en el último párrafo del art. 1° del decreto.

Falta de novedad no es lo mismo que Falta de mérito artístico

la ley exige una "configuración distinta y fisonomía propia y novedosa" respecto de diseños anteriores (art. 6, inc. b), no un valor estético superior; un diseño puede ser sencillo y, sin embargo, novedoso frente a lo ya conocido.

Divulgación del propio autor dentro de los seis meses previos no es lo mismo que Divulgación que destruye la novedad

la ley protege ciertas divulgaciones tempranas hechas por el propio creador —por ejemplo, exhibir el diseño antes de registrarlo— dentro de un plazo de gracia de seis meses; fuera de ese plazo, o ante una divulgación de mala fe de un tercero no comprendida en las excepciones, la novedad sí puede quedar comprometida.

Acción de nulidad no es lo mismo que Acción reivindicatoria

la nulidad ataca la falta de un requisito legal del diseño registrado, como la novedad; la reivindicación busca que el registro pase a nombre del verdadero autor cuando fue hecho dolosamente por un tercero que no lo era — son remedios distintos, aunque pueden coexistir sobre los mismos hechos.

Cómo actuar si querés anular un diseño industrial registrado

  1. Reuní prueba de diseños anteriores idénticos o muy similares, con fecha cierta anterior al depósito del registro cuestionado.
  2. Verificá que no hayan transcurrido los cinco años de prescripción desde la fecha del depósito (art. 18).
  3. Evaluá si además corresponde una acción reivindicatoria, en caso de que quien registró el diseño no sea su verdadero autor.
  4. Iniciá la acción ante la justicia federal civil y comercial, porque la cancelación del registro exige sentencia firme.
  5. Una vez firme la sentencia, gestioná su notificación al INPI para que el registro refleje la cancelación.

Documentación para evaluar el caso

Preguntas frecuentes

¿Necesito tener registrado un diseño propio para pedir la nulidad del de un tercero?

No: el art. 17 del Decreto-Ley 6673/63 habilita a cualquier parte interesada, tenga o no registrados modelos o diseños propios, a pedir la cancelación de un registro ajeno.

El diseño que quiero cuestionar es casi idéntico a uno que se vendía hace años en otro país, ¿eso alcanza para pedir la nulidad?

Puede alcanzar, si esa comercialización previa implica que el diseño ya había sido publicado o explotado públicamente antes de la fecha del registro cuestionado y no encuadra en ninguna de las excepciones del plazo de gracia de seis meses.

Yo mismo mostré mi diseño en una feria antes de registrarlo, ¿eso puede usarse en mi contra si alguien pide la nulidad de mi registro?

No, si la divulgación fue tuya o de tus sucesores y ocurrió dentro de los seis meses previos a la solicitud: la ley prevé expresamente esa excepción para no penalizar la divulgación propia hecha poco antes de registrar.

¿Cuánto tiempo tengo para pedir la nulidad de un diseño industrial que considero que no era nuevo?

Cinco años desde la fecha del depósito del registro cuestionado en el Registro de Modelos y Diseños Industriales; pasado ese plazo, la acción prescribe.

Fuentes oficiales

Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:

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Conti Abogados — Ciudad de Buenos Aires

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