Quiero dar (o tomar) una marca en licencia: cómo se pacta y por qué inscribirla

Licencia no es transferencia

Transferir una marca es venderla: el comprador pasa a ser el nuevo titular registral, y el vendedor pierde todo derecho sobre ella. Licenciarla es distinto: el licenciante sigue siendo el titular, y solo autoriza a un tercero —el licenciatario— a usar el signo, generalmente a cambio de una regalía, durante un plazo y bajo condiciones pactadas. El propio art. 9 de la ley, al regular las marcas con más de un titular, distingue expresamente entre "licenciar, transferir y renovar" como actos distintos que exigen la actuación conjunta de todos los cotitulares —lo que confirma que la ley concibe a la licencia como una categoría propia, separada de la venta.

Por qué conviene inscribir la licencia ante el INPI

La Ley 22.362 no impone expresamente la inscripción de las licencias como sí lo hace con las transferencias (art. 6). Pero el mismo principio que hace riesgoso no inscribir una cesión —que frente a terceros el titular registral siga siendo, a todos los efectos, el que figura en el padrón del INPI— juega en contra de quien licencia (o toma en licencia) una marca sin dejar constancia formal del acto. Un licenciatario cuya autorización no consta en ningún registro público queda expuesto a que el licenciante venda la marca a un tercero de buena fe que desconozca la licencia, o a que un conflicto de titularidad posterior deje al licenciatario sin forma sencilla de acreditar su derecho frente a quien no fue parte del contrato. Inscribir la licencia ante el INPI deja constancia pública y verificable de que el uso de la marca por parte de otro no es una infracción, sino un uso autorizado.

Qué cláusulas conviene pactar

Una licencia mal redactada genera más conflictos que beneficios. Conviene definir con precisión si es exclusiva (ni siquiera el propio licenciante puede usar la marca en el territorio y rubro licenciados) o no exclusiva (el licenciante puede seguir usándola y licenciarla a otros); el territorio y los productos o servicios exactos alcanzados; la duración, que no puede exceder la vigencia de la marca licenciada (si la marca no se renueva, la licencia se queda sin objeto); y una cláusula de control de calidad, que le permite al licenciante fiscalizar cómo se usa su signo. Esta última cláusula no es solo prudencia comercial: un uso descontrolado de la marca por parte del licenciatario, que deteriore su reputación o genere confusión sobre el origen del producto, puede terminar perjudicando al propio licenciante frente al público consumidor.

Cómo actuar antes de firmar

1. Verificá la titularidad y vigencia de la marca que se va a licenciar en el INPI, incluida su próxima fecha de renovación.
2. Definí el alcance exacto: exclusividad o no, territorio, productos o servicios, y duración del contrato.
3. Incluí una cláusula de control de calidad, con mecanismos concretos de fiscalización sobre el uso que hace el licenciatario.
4. Pactá causales claras de terminación y qué pasa con el uso de la marca una vez terminado el contrato.
5. Inscribí la licencia ante el INPI una vez firmada, para que sea oponible frente a terceros.

Documentación para evaluar el caso

• Certificado de registro de la marca a licenciar, con su clase y vigencia.
• El borrador del contrato de licencia, si ya está en negociación.
• Si hay más de un titular de la marca, la conformidad de todos los cotitulares.
• Antecedentes de uso de la marca por parte del futuro licenciatario, si ya existieran.

Preguntas frecuentes