Licencia de una patente de invención: cómo autorizar a un tercero a explotarla

Licencia ≠ cesión: qué se pacta en cada caso

El art. 37 de la Ley 24.481 establece que la patente y el modelo de utilidad son transmisibles y pueden ser objeto de licencias, en forma total o parcial. La diferencia con la cesión (prevista en el art. 8, que permite al inventor "cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito") es de fondo: la licencia solo autoriza a explotar el invento durante el tiempo y en las condiciones pactadas, mientras que la titularidad sigue perteneciendo al licenciante; la cesión, en cambio, transfiere la propiedad misma del título a otra persona. Para que la cesión tenga efecto respecto de terceros, la ley exige que se inscriba en el INPI; en la práctica, también conviene inscribir el contrato de licencia, para que quede reflejado en el registro y sea oponible frente a quien pretenda desconocerlo.

Qué no puede tener el contrato de licencia (art. 38)

La ley prohíbe que los contratos de licencia contengan cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, la comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, que restrinjan la competencia o que incurran en conductas como condiciones exclusivas de retrocesión, cláusulas que impidan impugnar la validez de la patente, o la imposición de licencias conjuntas obligatorias, entre otras conductas contrarias a la legislación de defensa de la competencia. Además, salvo que se pacte expresamente lo contrario, el art. 39 presume que la licencia es no exclusiva: el titular conserva la facultad de seguir explotando la patente por sí mismo y de conceder otras licencias a terceros, y el art. 40 le da al licenciatario el derecho de ejercer las acciones legales del titular solo si este no las ejerce por sí mismo.

Si el invento licenciado es de un trabajador

Cuando la patente licenciada corresponde a un invento desarrollado por un empleado bajo alguno de los escenarios del art. 10, esa licencia tiene una consecuencia adicional: si el empleador se quedó con la titularidad o con el derecho de explotación, y luego licencia la patente a un tercero, el trabajador inventor puede reclamar al titular hasta el 50% de las regalías efectivamente percibidas por esa licencia. Es un punto que conviene tener presente al calcular la rentabilidad real de licenciar un invento que no surgió de una contratación directa para inventar.

Cómo actuar para licenciar una patente

1. Definí el alcance de la licencia: exclusiva o no, total o parcial, y si vas a limitarla por producto o por territorio.
2. Verificá que la patente esté vigente y sin cuestionamientos de nulidad pendientes que puedan afectar su valor comercial.
3. Redactá el contrato sin las cláusulas restrictivas que la ley prohíbe expresamente.
4. Pactá con precisión la regalía y su forma de cálculo, pago y auditoría.
5. Inscribí el contrato ante el INPI para que sea oponible frente a terceros.

Documentación para evaluar el caso

• El título de la patente y el texto vigente de sus reivindicaciones.
• Identificación completa de licenciante y licenciatario.
• El alcance territorial y de producto que se pretende licenciar.
• Si el invento fue desarrollado por un empleado, la documentación que acredite la titularidad del empleador según el escenario del art. 10 que corresponda.

Preguntas frecuentes