Uso no autorizado de marca
El régimen general de infracción marcaria, del que la falsificación es la modalidad más grave.
Guía práctica
Detecté una importación de mercadería falsificada con mi marca: qué hacer
La ley argentina prohíbe directamente importar o exportar mercadería con marca falsificada o de copia pirata: la Aduana puede impedir el libramiento del envío apenas lo detecta. Si sos el titular de la marca afectada, tenés un rol activo en ese proceso y, además, la vía judicial para reclamar el cese del ilícito y una indemnización.
La prohibición aduanera y su alcance
El art. 46 de la Ley 25.986 —que modificó el Código Aduanero (Ley 22.415), en su redacción sustituida por la Ley 26.458— prohíbe la importación o exportación de mercadería, bajo cualquier destinación aduanera, cuando de su simple verificación resulte que se trata de "mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata". Cuando la situación no es evidente a simple vista, el Servicio Aduanero puede suspender el libramiento por hasta siete días hábiles para consultar al titular del derecho, de modo que pueda solicitar al juez competente las medidas cautelares que correspondan. En la práctica, es la División Fraude Marcario de la Aduana la que interviene en estos casos, y el titular de la marca puede colaborar activamente aportando elementos que permitan identificar la mercadería en infracción.
El riesgo de una denuncia aduanera abusiva: el caso Trivento
No toda denuncia ante la Aduana está fundada en un derecho legítimo, y la jurisprudencia muestra las consecuencias de usar ese mecanismo de mala fe. En "Trivento Bodegas y Viñedos S.A. c/ Austi, Marcelo Enrique s/ nulidad de marca" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, Exp. CCF 003588/2011/CA004, sentencia del 22/08/2017), un tercero había registrado la marca "PAMPAS DEL SUR" —idéntica a la que Trivento ya usaba desde dos años antes, con intensa actividad exportadora y registros en numerosos países— y, con ese registro, denunció ante la AFIP la mercadería de Trivento invocando precisamente el art. 46 de la Ley 25.986. La denuncia bloqueó las exportaciones de vino de la actora entre mayo y septiembre de 2011. La Cámara confirmó la nulidad del registro por haber sido obtenido de mala fe (arts. 953 del Código Civil entonces vigente y 24, inciso "b", de la Ley 22.362) y elevó la indemnización a $763.760 por el lucro cesante y el daño emergente derivados del bloqueo indebido a la actividad exportadora.
El decomiso y la nulidad frente al registro obtenido de mala fe: el caso Emerson
Cuando la falsificación es real y no hay dudas sobre la mala fe de quien la sostiene, la vía judicial permite un abanico más amplio de medidas. En "Emerson Power Transmision Ithaca Inc c/ HIC de Argentina SA y otro s/ cese de uso de marca" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, Exp. CCF 010087/2008/CA001, sentencia del 11/08/2016), la actora reclamó el cese de uso del signo "ROLLWAY" y, además, el cese de la importación, exportación, fabricación y venta de productos falsificados identificados con esa marca, junto con la indemnización de los daños y la publicación de la sentencia conforme al art. 34, inciso "b", de la Ley 22.362. La Cámara confirmó la nulidad del registro obtenido por quien, al solicitarlo, conocía o debía conocer que la marca pertenecía a un tercero (art. 24, inciso "b", de la Ley 22.362), condenando al infractor.
Denuncia aduanera legítima no es lo mismo que Denuncia aduanera basada en un registro obtenido de mala fe
La primera protege al verdadero titular de la marca; la segunda, como en el caso Trivento, puede generar responsabilidad civil por el daño causado al competidor bloqueado.
Cese de uso de la marca no es lo mismo que Cese de la importación, exportación, fabricación y venta de la mercadería falsificada
Son remedios distintos y acumulables, como se pidió y obtuvo en el caso Emerson.
Suspensión aduanera preventiva no es lo mismo que Decisión judicial definitiva sobre la falsificación
La Aduana puede frenar un envío por hasta siete días hábiles ante una sospecha; la determinación final de la infracción y sus consecuencias corresponde a la vía judicial.
Cómo actuar frente a una importación de mercadería falsificada
- Reuní la prueba de titularidad de tu marca: certificado de registro, clase y productos protegidos.
- Denunciá ante la División Fraude Marcario de la Aduana, aportando toda la información disponible sobre el envío o contenedor sospechoso.
- Solicitá una medida cautelar judicial (no innovar, secuestro) si es necesario reforzar la suspensión aduanera con una orden judicial.
- Investigá el origen del registro que ampararía la mercadería, si lo hay: puede haber sido obtenido de mala fe y ser nulo conforme al art. 24 de la Ley 22.362.
- Evaluá la acción por daños y perjuicios, tanto contra quien importa mercadería falsificada como, si corresponde, contra quien usó el mecanismo aduanero de forma abusiva.
Documentación para evaluar el caso
- Certificado de registro de tu marca, con la clase y los productos protegidos.
- Toda la información disponible sobre el envío o contenedor: número de manifiesto, importador, fecha estimada de arribo.
- Muestras o fotografías de la mercadería sospechada de ser falsificada, si están disponibles.
- Antecedentes de registros de terceros que puedan estar amparando la importación cuestionada.
Preguntas frecuentes
¿Quién detecta la mercadería falsificada en la Aduana, yo o el propio Servicio Aduanero?
Puede darse de las dos formas: la Aduana puede detectarla en un control de rutina, o el titular de la marca puede denunciarla aportando información al Servicio Aduanero y a la División Fraude Marcario.
¿Qué pasa si la mercadería no es evidentemente falsa a simple vista?
Conforme al art. 46 de la Ley 25.986, el Servicio Aduanero puede suspender el libramiento por hasta siete días hábiles para que el titular del derecho tenga oportunidad de solicitar medidas cautelares judiciales.
¿Puedo reclamar daños si me bloquearon una exportación con una denuncia aduanera infundada de un tercero?
Sí: según el criterio judicial citado en el caso Trivento, quien usa este mecanismo de forma abusiva, con base en un registro obtenido de mala fe, puede ser condenado a indemnizar el daño causado al verdadero titular de la marca.
Si identifico quién importa la mercadería falsificada, ¿puedo pedir además la nulidad de su registro de marca?
Sí, si ese registro fue obtenido a sabiendas de que la marca pertenecía a un tercero, conforme al art. 24, inciso "b", de la Ley 22.362, como se resolvió en el caso Emerson.
Fuentes oficiales
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
- Ley 22.362 de Marcas y Designaciones (texto oficial)
- Ley 25.986 (modificatoria del Código Aduanero, Ley 22.415) — art. 46, texto según Ley 26.458 (texto oficial)
- Trivento Bodegas y Viñedos SA c/ Austi, Marcelo Enrique s/ Nulidad de marca — Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I (fallo oficial)
- Emerson Power Transmision Ithaca Inc c/ HIC de Argentina SA y otro s/ Cese de uso de marca — Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III (fallo oficial)
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Art. 31: delito marcario
El delito marcario previsto en la Ley 22.362, aplicable a quien fabrica, comercializa o importa productos con una marca falsificada.
Art. 34: comiso y destrucción
Las medidas judiciales disponibles frente a una infracción marcaria, incluido el decomiso de la mercadería en infracción.
Titularidad: empleado o freelance
Quién es titular de los derechos de autor cuando la obra la creó un empleado o un freelance depende de cómo se haya definido la relación.
Propiedad intelectual
Registro de marcas, derechos de autor y patentes de invención: las leyes 22.362, 11.723 y 24.481 comentadas, con defensa ante el uso no autorizado.
Conti Abogados — Ciudad de Buenos Aires
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