Art. 4: requisitos de patentabilidad
Los tres requisitos de patentabilidad que la observación puede cuestionar: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
Guía práctica
Cómo oponerse a la concesión de una patente de un tercero en trámite ante el INPI
Una vez que el INPI publica una solicitud de patente, cualquier persona —no solo un competidor directo— puede presentar observaciones fundadas para impedir que se conceda un derecho que, a su criterio, no cumple los requisitos legales. Es una herramienta preventiva, más económica que esperar a la patente y después pedir su nulidad.
Qué es la oposición y cuándo se puede presentar
El art. 26 de la Ley 24.481 obliga al INPI a publicar la solicitud de patente dentro de los 18 meses de presentada. A partir de esa publicación, durante el examen de fondo, el art. 28 habilita a cualquier tercero a formular observaciones basadas en la falta de novedad, la falta de aplicación industrial, la falta de actividad inventiva o la ilicitud del objeto de la solicitud, salvo que sean manifiestamente improcedentes. Un ejemplo real de esta herramienta en funcionamiento aparece en "Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, Causa n° 8.044/07, sentencia del 26/11/2015): durante el trámite de una solicitud sobre tecnología vegetal transgénica, "se presentó un tercero formulando oposición en los términos del artículo 28, tercer párrafo, de la LP, con sustento en ciento treinta antecedentes de los cuales dieciséis son anteriores a la prioridad". El examinador incorporó esas observaciones al análisis técnico de fondo, y el solicitante tuvo que responderlas dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de que la solicitud se considere desistida.
Qué NO es: la diferencia con intervenir como parte en el juicio posterior
La oposición administrativa del art. 28 tiene un alcance limitado, y no debe confundirse con la posibilidad de intervenir como parte en el juicio judicial que se inicia después, cuando el solicitante demanda al INPI por haberle denegado la patente. En "Novartis AG c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente" (Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, Causa CCF 10903/2019, sentencia del 04/06/2021), una cámara de laboratorios farmacéuticos que no había presentado observaciones en sede administrativa pretendió igualmente intervenir como tercero en el juicio judicial posterior. La Cámara rechazó el pedido, precisando que "el art. 28 de la ley 24.481 prevé las observaciones de terceros durante el procedimiento administrativo, que deben ser puestas en conocimiento del solicitante para que, dentro del plazo de 60 días que la ley establece, haga las aclaraciones que considere pertinentes (…), bajo apercibimiento de considerar desistido el pedido de patente", pero que la ley de patentes "no establece la incorporación de terceros al proceso judicial fuera del marco que establece la ley procesal": para eso hace falta acreditar un interés jurídico directo y actual, en los términos del art. 90 del Código Procesal, no bastando un interés sectorial o corporativo.
Observaciones del art. 28 no es lo mismo que Intervención como parte en el juicio judicial
la primera es un derecho abierto a cualquier tercero durante el trámite administrativo ante el INPI; la segunda exige acreditar un interés jurídico directo y actual, según el criterio judicial citado, y se rige por las reglas procesales comunes, no por la ley de patentes.
Observación fundada no es lo mismo que Mera discrepancia de opinión
las observaciones deben basarse en antecedentes documentales comprobables —publicaciones científicas, patentes anteriores, otros elementos del estado de la técnica—, no en una opinión genérica sobre la conveniencia de que se conceda o no la solicitud.
Oponerse durante el trámite no es lo mismo que Pedir la nulidad después de concedida
son dos herramientas distintas y sucesivas — la oposición actúa antes de que exista la patente; la nulidad, una vez que ya fue otorgada.
Cómo actuar si querés oponerte a una solicitud de patente
- Monitoreá el Boletín de Patentes del INPI para detectar la publicación de solicitudes que puedan afectarte o que conozcas que carecen de novedad.
- Reuní antecedentes documentales con fecha cierta anterior a la solicitud cuestionada: publicaciones científicas, patentes previas, catálogos, cualquier divulgación pública anterior.
- Presentá la observación fundada dentro del trámite del examen de fondo, citando expresamente los antecedentes y la causal del art. 28 en que se apoya (falta de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial o ilicitud del objeto).
- Seguí la respuesta del solicitante a tu observación y el resultado del examen de fondo, ya que el INPI decide si la incorpora y con qué peso.
- Si de todos modos se concede la patente, evaluá la acción de nulidad posterior en lugar de una nueva intervención en esta etapa, que ya quedó cerrada.
Documentación para evaluar el caso
- Los antecedentes técnicos o publicaciones que demuestran la falta de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial de la solicitud.
- La fecha de publicación de la solicitud cuestionada en el Boletín de Patentes del INPI.
- Prueba documental de cualquier divulgación pública anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud.
- Si actuás en representación de una cámara u organización, el estatuto que acredite el interés sectorial invocado.
Preguntas frecuentes
¿Necesito ser competidor directo del solicitante para presentar una observación?
No: el art. 28 de la Ley 24.481 habilita a cualquier tercero a presentar observaciones fundadas, sin exigir un interés comercial directo, siempre que se basen en falta de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial o ilicitud del objeto.
Presenté observaciones en sede administrativa y el INPI igual concedió la patente, ¿puedo seguir participando en un eventual juicio posterior?
No automáticamente: según el criterio judicial citado, la intervención en un juicio judicial posterior exige acreditar un interés jurídico directo y actual, distinto —y más exigente— que el que habilita las observaciones administrativas del art. 28.
¿Cuánto tiempo tiene el solicitante para responder a mis observaciones?
El examinador le corre traslado y el solicitante cuenta con 60 días para enmendar la solicitud o refutar las observaciones; si no cumple ese plazo, la solicitud se considera desistida.
¿Qué pasa si mis observaciones llegan cuando la solicitud todavía no fue publicada?
Hasta la publicación, el expediente es confidencial y solo puede ser consultado por el solicitante o sus representantes: las observaciones de terceros solo tienen sentido, y son admisibles, a partir de esa publicación.
Fuentes oficiales
Para verificar lo que decimos, siempre con la fuente primaria a mano:
- Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (texto ordenado por Decreto 260/1996) (texto oficial)
- Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente — Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III (fallo oficial)
- Novartis AG c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente — Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I (fallo oficial)
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